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律所新闻

科创板IPO中遇到专利诉讼,上市委会关注哪些问题

文章作者:张耀东

2020年,A股共有396只新股上市,融资总额为4725亿元,与2019年相比,IPO数量和融资额同比分别增长95%和86%。其中,科创板IPO数量145家,融资额高达2226亿元,在各板块中排名第一,可谓是一枝独秀。其次是上交所主板1234亿元(90家),创业板893亿元(107家),中小板372亿元(54家)。IPO融资额前十大个股中,科创板独占7家。由此可见,目前科创板已成为最受欢迎的A股上市板块。虽然科创板魅力巨大,且对初创企业较为友好,相对门槛不高,但也并非想上就上的。对于拟上市企业而言,重要的是做好上市前的规范工作,尤其是知识产权的规范。

知识产权的规范化已成为科创板IPO企业进入资本市场的必须门槛。对于拟IPO企业而言,知识产权相关问题不规范是硬伤,甚至可能带来实质性影响,导致企业上市止步或是需要从头来规范整改,这样也势必大大增加企业规范成本,拖延上市进程。笔者团队对两年来科创板上市委问询中与知识产权相关内容的梳理,归纳出其关注点有以下方面:1、知识产权权属问题;2、知识产权侵权风险;3、知识产权关联的核心技术问题;4、知识产权关联的技术人员问题;5、科创属性和所属行业要求问题。

在实践中上市委对于知识产权侵权风险特别是专利侵权风险关注度尤其高。本文中将上市委的关注点进行归纳,供拟上市企业参考。根据目前的资料来看上市委关于专利诉讼问询内容大体可以归纳为以下方面:

(一)请发行人披露专利诉讼最新进展,以及发行人采取应对方式专利无效请求或其他方式

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第58条的规定,“本所受理发行上市申请后至股票上市交易前,发生重大事项的,发行人及其保荐人应当及时向本所报告,并按要求更新发行上市申请文件。发行人的保荐人、证券服务机构应当持续履行尽职调查职责,并向本所提交专项核查意见。”因此,如果发行人在上市委的审核期间,存在专利诉讼的情形,需要发行人主动向上市委披露相关情况,针对相应的专利诉讼情况,上市委在问询中要求发行人进行专利诉讼、发行人针对专利诉讼所提起的专利无效请求的进展等情况进行披露。

上市委通常的发问方式有如下几种:

1、请发行人进一步说明相关专利诉讼、专利无效审查请求的最近进展情况及其对发行人的具体影响。请发行人进一步补充完善专利诉讼和专利无效纠纷相关信息披露内容,包括但不限于案件的基本情况、最新进展、其他相关主体(如客户、经销商等)向发行人索赔的风险、对发行人业务的具体影响、涉诉专利及无效审查专利的重要性程度与使用情况、纠纷发生后发行人销售下滑、技术存在可能被模仿风险,以及公司实际控制人及其一致行动人针对上述诉讼、纠纷采取的保护投资者利益相关措施;简要披露相关案件分析中涉及的第三方鉴定、法律意见、咨询意见与检索报告等证据的证明结论、出具方的主体资质。(如苏州敏芯,极米科技)

2、请发行人及中介机构就知识产权诉讼事项进行补充披露和相关核查。请发行人披露上述案件的最新进展情况;补充说明、披露发行人专利诉讼、专利无效宣告案件的最新进展情况。(纵横股份)

3、相关诉讼的最新情况;竞争对手是否向北京知识产权法院就专利无效的决定提起行政诉讼,原告胜诉对发行人生产经营的影响;请发行人提供律师事务所出具的《专利侵权分析法律意见书》等相关文件,并说明专利诉讼和涉案专利复审的最新进展。(上海拓璞)

4、上述诉讼案件及发行人提出专利权无效宣告请求目前的进展情况,后续开庭或者审理的时间节点。(贵州白山云的问询)

5、说明两项专利纠纷所涉及专利目前的有效性情况。(赛特新材的问询)

(二)、请发行人披露涉诉专利技术主要内容及与发行人的业务对应情况

上市委通常的发问方式有如下几种:

1、涉诉专利的主要内容,涉及的核心技术点或工艺方案,该等专利所对应的产品、报告期内的销量、销售收入与毛利、相关产品存货各期末结存数量、账面余额和存货跌价准备。(苏州敏芯)

2、发行人报告期内生产、销售的产品中涉及到使用上述涉诉专利的具体情况,包括可能使用到上述涉诉专利的产品名称、客户名称、收入及毛利金额、占比,相关产品目前的库存情况及专用模具情况;上述诉讼案件中的原告是否已采取相关诉讼保全措施及对发行人的影响,发行人目前是否仍在使用上述涉诉专利,是否会持续扩大“因侵权所获得的利益”,从而导致赔偿金额增加。(纵横股份)

3、发行人报告期内的业务开展过程中使用上述涉诉专利的具体情况,包括使用到上述涉诉专利的客户名称、 收入及毛利金额、占比,发行人提供服务过程中采取的相关技术路线是由客户指定还是由发行人自主选择,客户选择涉及上述涉诉专利的技术路线的数量及占比。(贵州白山云)

4、发行人涉诉技术方案的基本情况,包括主要内容、研发过程、在智能投影整机中发挥的作用、是否为核心或必不可少的技术方案、是否涉及核心零部件、对整机性能的贡献率等,涉诉技术方案是否为原始创新或集成了行业通用技术或其他竞争对手的技术;除被诉产品外,发行人其他系列产品是否存在侵权行为或潜在侵权风险;发行人报告期内生产、销售的产品中涉及或可能涉及使用上述涉诉专利的具体情况,包括可能使用到上述涉诉专利的产品名称、收入及毛利金额、占比,相关产品目前的库存情况等。(极米科技)
 
(三)请发行人说明发行人是否构成侵权

上市委通常的发问方式有如下几种:

1、发行人是否构成专利侵权,并充分说明依据。(苏州敏芯)

2、请结合发行人被诉型号投影仪所采用的技术方案与涉诉专利的权利要求进行比对分析的情况,进一步论证发行人被诉产品是否存在侵犯光峰科技或第三方知识产权的情形;结合原告的诉讼请求及发行人实际情况,测算本次诉讼事项可能给发行人产生的赔偿金额,进一步论述不利诉讼后果对发行人核心技术、在研技术、产品销售、存货、经营成果、业绩以及财务状况可能造成的不利影响。(极米科技)

3、公司镜像铣产品与迪菲厄的专利在“面板的加工方法方面”与“实施的机械结构方面”两方面存在的具体差异。(上海拓璞)

4、发行人涉诉技术的研发过程,包括研发时间、参与人员、技术保护措施等,是否为原始创新或集成了行业通用技术或其他竞争对手的技术、进行二次创新,请结合发行人该型号产品及其它可能涉及涉诉专利技术产品的技术方案与涉诉专利的权利要求进行一一比对分析,是否存在侵犯雄安远度或第三方知识产权的情形,发行人认为本次诉讼涉案产品为公司特定产品的依据;结合原告请求发行人停止侵害涉案发明专利权、未限定发行人的侵权产品等诉讼请求,说明将涉诉产品限定为单一系列、仅进行该.系列产品的影响测算是否充分;说明仅通过共同诉讼的规定和法理,认定本次诉讼涉案产品仅为公司单一系列产品的依据是否充分,认定发行人全系列产品未侵犯原告专利技术的依据是否充分。(纵横股份)

5、发行人认为专利诉讼涉及的八项专利与公司核心技术无关的依据;列表说明发行人产品所用的所有专利具体情况,其中属于核心技术相关专利的予以特别标注并说明认定为与核心技术相关专利的依据。(安翰科技)

(四)请发行人说明如果出现不利诉讼结果可能代来的影响

上市委通常的发问方式有如下几种:

1、合理预计该案件的不利诉讼结果对发行人核心技术、在研技术、产品销售、存货以及财务状况所造成的不利影响;百度网讯作为被告之一可能存在的不利诉讼结果,发行人是否存被追偿风险,并细化分析专利纠纷对于发行人向百度品牌销售该产品的影响。(苏州敏芯)

2、如果发行人无法继续使用涉及上述涉诉专利的技术路线,是否会导致相关的客户流失,量化分析对发行人的具体影响。(贵州白山云)

3、如果败诉可能对未来公司生产经营的影响。(上海拓璞)

4、结合原告的诉讼请求及发行人实际情况,测算本次诉讼纠纷可能给发行人带来的赔偿金额,进一步论述不利诉讼后果对发行人核心技术、在研技术、产品销售、存货、经营成果、业绩以及财务状况可能造成的不利影响。(纵横股份)

5、目前问询回复关于专利诉讼的影响仅说明了若败诉发行人可能承担的赔偿金额,但未说明若专利构成侵权被责令停止使用的影响,请结合发行人主营业务收入构成情况、相关专利技术在发行人产品中的具体应用情况等,具体说明上述诉讼对发行人生产经营的影响(包括若败诉可能面临的赔偿责任和被责令停止侵权对发行人生产经营的影响)。(安翰科技)

6、结合上述涉诉专利在此项业务中的具体作用,进一步论证其不属于此项业务的核心技术、重要技术或不可或缺的技术的具体依据,发行人的相关替代技术及其能否取得同样的服务效果;上述诉讼案件是否已采取相关诉讼保全措施及对发行人的影响,发行人目前是否仍在使用上述涉诉专利,是否会持续扩大“因侵权所获得的利益”,从而导致赔偿金额增加;股东是否具有相应的能力就上述案件可能带来的侵权赔偿或诉讼费用向发行人予以全额补偿。(贵州白山云)

7、进一步说明专利诉讼导致发行人业绩大幅下滑的主要原因,是否因专利诉讼导致发行人主要客户流失或大幅降低采购份额等;说明上述纠纷对公司生产经营构成何种影响。(赛特新材)
特别需要注意的情况:根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条第(三)项的规定,“(三)发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷,重大
偿债风险,重大担保、诉讼、仲裁等或有事项,经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。”如果上市委认为专利诉讼会对发行人的有重大不利影响,也会单独针对此条款所规定的情形进行问询,如果发行人被问及到此类问题就会十分的危险,一定要加以注意,此类问题上市委采取如下的表述方式:

1、请发行人进一步说明歌尔股份提起多起专利诉讼,要求发行人赔偿合计1.35亿元并停止侵权行为“不会对公司生产经营造成重大不利影响”的理由及依据。(苏州敏芯)

2、请发行人进一步说明涉诉专利技术是否覆盖发行人全部产品,诉讼结果是否会对发行人持续经营产生重大不利影响。说明如果发行人全系列产品侵犯了原告涉诉专利,是否对发行人造成重大不利影响,是否构成本次发行上市的障碍;结合上述情形进一步论证上述诉讼事项对发行人持续经营的影响,发行人是否符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条第(三)项的规定。假如发行人本次败诉,是否会导致对发行人其他产品的诉讼,对发行人是否存在重大不利影响。(纵横股份)

3、请保荐机构、发行人律师就相关知识产权纠纷事项是否对公司生产经营构成重大 不利影响、是否构成本次发行上市的实质性障碍进行核查并发表明确意见。(上海拓璞)

4、结合上述情形,进一步论证 上述诉讼事项对发行人持续经营的影响,是否符合《科创板首次公开发行股票 注册管理办法(试行)》第十二条第(三)项的规定。(贵州白山云)

5、结合上述情形进一步论证上述诉讼事项及专利无效宣告事项对发行人持续经营的影响,如果败诉或相关专利被宣告无效是否会对持续经营构成重大不利影响,发行人是否符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条第(三)项的规定。(极米科技)

(五)、发行人是否还有其他侵权纠纷或需要相关内容需要披露

上市委通常的发问方式有如下几种:

1、发行人是否还存在其他潜在的专利诉讼纠纷。(苏州敏芯)

2、请发行人提供和解协议,并进一步说明 2018 年 8 月与松下和解的原因;说明发行人防范或应对知识产权纠纷及核心技术人员流失的机制及其有效性;是否仍存在争议或潜在纠纷。(赛特新材)

3、说明并披露形成发行人主营业务收入的核心专利、技术等是否存在侵权的情形。(纵横股份)

4、请保荐机构自查与发行人本次公开发行相关的媒体质疑情况,并就相关媒体质疑核查并发表意见。(极米科技)

5、请保荐机构自查与发行人本次公开发行相关的媒体质疑情况,并就相关媒体 质疑核查并发表意见。(上海拓璞)
此外,上市委通常也会要求保荐人和发行人律师发表意见并要求发行人同时在招股说明书对应部分进行风险披露和信息完善;为了更好的应对上市委的问询,发行人可以进行提前做出准备。另外根据本团队在实践中的应对经验来看,在上市委问询期间的诉讼,如果是竞争对手的有意动作,一旦具有侵权的可能就难以和解,且由于诉讼的不确定性,诉讼涉及的业务往往影响较大使得上市委会不得不反复问询,目前最有效的措施还是寻找专业的律师对涉诉专利提起无效,这样既可以表明发行人的应对决心,也能从根本上解决上市委的顾虑。关于涉诉专利的无效策略和无效提起时机,本团队会在随后的文章中逐步提到,敬请关注。



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